Как получить разрешение на использование товарного знака. Использование товарного знака под контролем правообладателя без зарегистрированного лицензионного договора для целей досрочного прекращения его правовой охраны Согласие на использование товарного з

Ниже представлены выводы Суда по интеллектуальным правам, изложенные в справке по использованию товарного знака под контролем правообладателя (пункт 2 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации). Указанная справка по использованию товарного знака под контролем правообладателя утверждена Постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 07.08.2015 г. № СП-23/21.

В данной справке содержатся ответы на несколько вопросов по использованию товарного знака под контролем правообладателя.

Вопрос № 1. Какое использование товарного знака признается использованием товарного знака другим лицом под контролем правообладателя для целей статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ, Кодекс)?

Ответ № 1. Согласно пункту 2 статьи 19 Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС/TRIPS) (заключено в г. Марракеше 15.04.1994, вступило в силу для Российской Федерации 22.08.2012 (далее – Соглашение ТРИПС)) использование товарного знака другим лицом под контролем владельца знака признается для целей сохранения в силе регистрации использованием товарного знака.

Как отмечено в пункте 1 статьи 1 Соглашения ТРИПС, члены Всемирной торговой организации могут, но не обязаны, предоставлять в своих национальных законах более широкую охрану, чем требуется по названному Соглашению при условии, что такая охрана не противоречит положениям этого Соглашения.

Соответственно, более широкий объем охраны предусмотрен пунктом 2 статьи 1486 Кодекса, согласно которому использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 Кодекса, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя.

Таким образом, ГК РФ разделяет случаи использования товарного знака самим правообладателем (в том числе ставшим таковым на основании договора об отчуждении исключительного права), лицензиатом по лицензионному договору, другим лицом под контролем правообладателя. По смыслу пункта 2 статьи 1486 ГК РФ использование товарного знака лицом под контролем правообладателя - это использование такого знака при отсутствии заключенного между правообладателем и лицом, фактически использующим товарный знак, лицензионного договора.

При этом под использованием товарного знака под контролем правообладателя понимается использование товарного знака по воле правообладателя.

По общему правилу, воля правообладателя на использование товарного знака третьим лицом может быть выражена в договоре с этим третьим лицом; такими договорами могут быть: договор коммерческой концессии (глава 54 Кодекса), договор простого товарищества (глава 55 Кодекса), договор подряда (глава 37 Кодекса), договор возмездного оказания услуг (глава 38 Кодекса), предварительный договор (статья 429 Кодекса), в том числе лицензионный, и др.

Вместе с тем воля правообладателя может быть установлена и при отсутствии прямого указания в договоре с третьим лицом о согласии на использование товарного знака, в том числе в случаях, указанных в ответе на вопрос 2 настоящей Справки.

Для целей пункта 2 статьи 1486 ГК РФ одной воли правообладателя на использование товарного знака третьим лицом недостаточно. Должно быть доказано фактическое использование товарного знака третьим лицом в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не меняющим существа товарного знака и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.

Вопрос № 2. Какие случаи могут быть признаны использованием товарного знака другим лицом под контролем правообладателя, в том числе использованием, не оформленным договором?

Ответ № 2. В судебной практике президиума Суда по интеллектуальным правам выявлены следующие подходы.

1. При установлении факта использования товарного знака другим лицом под контролем правообладателя суд оценивает все представленные доказательства в их совокупности и по результатам оценки определяет, осуществлялось ли использование товарного знака по воле правообладателя, независимо от наличия или отсутствия пороков выражения этой воли (постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 01.04.2014 № С01-148/2014 по делу № СИП-110/2013).

При этом использование товарного знака другим лицом осуществляется по воле правообладателя в том числе в случае признания несостоявшимся предоставления права использования товарного знака из-за отсутствия государственной регистрации такого предоставления, а также в случае признания недействительным или незаключенным договора, содержащего условие о предоставлении права использования товарного знака.

2. По договору подряда или возмездного оказания услуг (главы 37, 38 ГК РФ), предметом которого является изготовление товара с нанесением на него товарного знака заказчика и (или) распространение такого товара (оказание услуг с использованием знака обслуживания), использование товарного знака другим лицом осуществляется по поручению правообладателя и в его интересах, то есть по его воле, что соответствует пункту 2 статьи 1486 ГК РФ (постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 02.10.2014 № С01-855/2014 по делу № СИП-198/2014).

3. Наличие между правообладателем и другим лицом, использующим товарный знак, корпоративных отношений, в том числе внутри холдинга или иной группы лиц (статья 9 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»), предполагает использование товарного знака другим лицом под контролем правообладателя как на основании преобладающего участия в другом лице, так и при наличии организационно-правового взаимодействия, основанного на положениях учредительных документов или условиях договора (например, исполнение другим лицом, использующим товарный знак, функций единоличного исполнительного органа правообладателя или исполнение правообладателем функций единоличного исполнительного органа другого лица, использующего товарный знак), предоставляющих возможность предполагать наличие воли правообладателя на использование товарного знака другим лицом. При наличии таких отношений, как правило, не требуется специальных правовых актов внутри холдинга или группы лиц (специальное решение какого-либо органа, например общего собрания, совета директоров, исполнительного органа и т.д.), оформляющих согласие правообладателя на использование товарного знака другим лицом (постановления президиума Суда по интеллектуальным правам от 02.04.2014 № С01-184/2014 по делу № СИП-247/2013, от 20.05.2014 № С01-185/2014 по делу № СИП-56/2013, от 10.11.2014 № С01-943/2014 по делу № СИП-305/2014).

4. В случае импорта оригинального товара и его дальнейшей реализации воля правообладателя на использование товарного знака конкретным лицом может следовать, в частности, из документов, подтверждающих обращение правообладателя в таможенный орган для внесения товарного знака в таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности с определением уполномоченных импортеров, в число которых входит конкретное лицо, фактически использующее товарный знак на территории Российской Федерации (постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 27.06.2014 № С01-330/2014 по делу № СИП-193/2013).

5. Администрирование доменного имени не правообладателем спорного товарного знака, а другим лицом, а также использование другим лицом товарного знака правообладателя в сети Интернет для распространения товара могут быть признаны использованием товарного знака под контролем правообладателя для целей статьи 1486 ГК РФ при наличии согласия последнего, которое может подтверждаться в том числе наличием корпоративных отношений (пункт 2 ответа на вопрос 2 настоящей Справки) (постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 22.01.2014 № С01-383/2013 по делу № СИП-4/2013).

6. Для целей статьи 1486 ГК РФ признается использование другим лицом товарного знака под контролем правообладателя по договору простого товарищества (статья 1041 ГК РФ), если исключительное право на товарный знак является вкладом правообладателя в общее имущество товарищей (постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 29.10.2014 № С01-596/2014 по делу № СИП-19/2014).

Заявление о досрочном прекращении товарного знака рассматривается как способ защиты законного интереса правообладателя противопоставляемого товарного знака. Такие ситуации возникают в случае подачи правообладателем неиспользуемого товарного знака заявления о взыскании компенсации по ст. 1515 Гражданского кодекса РФ (далее - «ГК РФ») или невозможности зарегистрировать товарный знак в виду сходства до степени смещения с неиспользуемым товарным знаком.

Роспатент не обязан отслеживать использование товарных знаков для всех зарегистрированных товаров и услуг, эту «роль» берет на себя заинтересованное лицо. Согласно статистике Роспатента в отношении действующих охранных документов на объекты промышленной собственности по состоянию на 01.02.2017 г. в Российской Федерации зарегистрировано 373 077 товарных знаков (национальная процедура) 1 .

Правовым основанием для обращения с требованием о досрочном прекращении является ст. 1486 ГК РФ. В случае неиспользования товарного знака в течение любых трех лет после его регистрации его охрана может быть прекращена досрочно как для всех товаров, так и для части товаров, для индивидуализации которых он зарегистрирован.

Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в арбитражный суд по истечении указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.

Данная дефиниция может быть представлена в виде отдельных элементов, каждый из которых имеет свои особенности применения.

Неиспользование товарного знака

Согласно ст. 1486 ГК РФ использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со ст. 1489 настоящего Кодекса, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, п. 2 ст. 1484 ГК РФ.

Бремя использования товарного знака лежит на правообладателе.

В отношении настоящего положения имеются разъяснения, сделанные в Обзоре судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 23.09.2015г.) (далее - «Обзор»).

Согласно п. 38 казанного Обзора для целей применения положений ст. 1486 ГК РФ учитывается не любое использование товарного знака правообладателем, а лишь совершение действий, предусмотренных п. 2 ст. 1484 ГК РФ, непосредственно связанных с введением товара в гражданский оборот.

В качестве доказательства использования товарного знака для целей введения товара в гражданский оборот (оказания услуг) могут быть представлены договоры поставки, инвойсы, декларации на товары, договоры поставки, счета-фактуры, товарные накладные, образцы товара, сертификаты соответствия.

При этом, документы, представленные в качестве доказательства использования товарного знака должны отвечать требованиям, предъявляемым к ним законодательством.

Так в Решении Суда по интеллектуальным правам от 16.01.2017г. по делу №СИП-669/2016, суд пришел к следующему выводу:

«Таким образом, отсутствие в материалах дела документов свидетельствующих о возмездности контракта от 05.08.2016 №GI/XJ-08 не позволяют суду сделать вывод об использовании спорного обозначения, несмотря на наличия упоминании «Goldberry» в данном документе».

Также следует указать, что использование товарного знака для собственных нужд, без идентификации спорным товарным знаком товаров, производимых правообладателем для третьих лиц не считается использованием для целей ст. 1486 ГК РФ (Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 25.01.2016г. №С01-1128/2015 по делу №СИП-330/2015).

Использование товарного знака под контролем правообладателя

Как следует из положений ст. 1486 использованием товарного знака также следует считать использование товарного знака под контролем правообладателя, на практике у судов возникают вопросы: что следует считать «использованием под контролем»?

На заседании Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам 29.06.2015г. (утв. Протоколом №12) было указано, что формулировка «под контролем правообладателя» фактически заимствована из Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (Соглашение ТРИПС), которая, в свою очередь, взята из правовой практики США, в которой контроль правообладателя выражается, в первую очередь, в осуществляемом правообладателе контроле качества производимого третьим лицом товара, как правило — в рамках лицензионного договора.

Из выводов Научно-консультативного совета следует, что под «согласием» правообладателя в практике понимаются - использование товарного знака лицензиатом до ргеистрации лицензионного договора в Роспатенте, договоры подряда или коммерческой концессии, наличие корпоративных отношений, указание лица в качестве уполномоченного импортера при внесении товарного знака в ТРОИС, администрирование товарного знака третьим лицом.

Решение Суда по интеллектуальным правам от 06.02.2017г. по делу №СИП-662/2016:

«Кроме того, следует учитывать, что наличие между правообладателем и другим лицом, использующим товарный знак, корпоративных отношений, в том числе внутри холдинга или иной группы лиц предоставляет возможность предполагать наличие воли правообладателя на использование товарного знака другим лицом. При наличии таких отношений, как правило, не требуется специальных правовых актов внутри холдинга или группы лиц (специальное решение какого-либо органа, например общего собрания, совета директоров, исполнительного органа и т.д.), оформляющих согласие правообладателя на использование товарного знака другим лицом».

Независящие от правообладателя обстоятельства при неиспользовании товарного знака

В то же время как установлено ст. 1486 ГК РФ при решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам

«Независящие от правообладателя обстоятельства» категория, определяющаяся из дела в дело, бремя доказывания таких обстоятельств лежит на правообладателе - Решение Суда по интеллектуальным правам от 27.04.2016г. по делу №СИП-81/2016:

«Между тем ответчик на наличие обстоятельств, объективно препятствующих использованию товарного знака, не ссылался, соответствующие доказательства не представлял, в связи с чем суд, исходя из содержания вышеприведенной нормы, не может самостоятельно устанавливать эти обстоятельства».

В Решении Суда по интеллектуальным правам от 06.07.2016г. по делу №СИП-277/2016, указано следующее суд установил, что «невозможность его использования ввиду сложной экономической ситуации последних лет подлежат отклонению как не подтвержденные какими-либо доказательствами» - из системного толкования следует, что «сложная экономическая ситуация» не может быть признана основанием «независящим от правообладателя обстоятельством».

В целом, сложившаяся практика указывает на то, что экономическая и политическая ситуация сложившаяся в стране не может служить основанием освобождающим правообладателя от доказывания использования - Решение Суда по интеллектуальным правам от 11.04.2016г. по делу №СИП-702/2015:

«Изложенные в отзыве ответчика ссылки на неиспользование товарного знака по независящим от правообладателя обстоятельствам ввиду введения продовольственного эмбарго на поставки сельскохозяйственной (в том числе алкогольной) продукции, производимой в Молдавии, на территорию России, судом не принимаются, поскольку каких-либо доказательств в подтверждение данных обстоятельств (договоров на поставку алкогольной продукции с лицами, находящимися на территории Молдавии, доказательств осуществления подготовительных действий для поставки алкогольной продукции с указанной территории на территорию Российской Федерации) ответчиком не представлено».

Также не считается «независящим обстоятельством» судебные процессы в отношении правообладателя (Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 28.09.2015г. №С01-775/2015 по делу №СИП-685/2014).
В то же время, очевидными «независящими от правообладателя обстоятельствами» следует назвать признание правообладателя несостоятельным (банкротом) (Решение Суда по интеллектуальным правам от 29.06.2016г. по делу №СИП-217/2016); судебные акты иностранных судов о наложении обеспечительных мер или о запрете использования оспариваемого товарного знака на территории Российской Федерации (Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 18.06.2015г. №С01-414/2015 по делу №СИП-561/2014).

Использование товарного знака для товаров, для которых он зарегистрирован

В п. 41 Обзора отмечено, что при рассмотрении требования о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

При этом для сохранения правовой охраны товарный знак должен использоваться для тех товаров и услуг, для которых он непосредственно зарегистрирован, а не для однородных с ними.

Данный вывод следует признать разумным, он широко применялся в практике долгое время, однако, Определением Верховного Суда РФ от 11.01.2016г. по делу №300-ЭС15-10765 №СИП-530/2014 применение критерия «однородности» было пересмотрено, в частности судом был сделан следующий вывод:

«Более того, в тех случаях, когда товарный знак является хорошо известным на определенном рынке, в среде потребителей, конкурирующий товарный знак не может быть зарегистрирован, а первичный сохраняет свое действие, несмотря на то, что товары конкурентов являются неоднородными, несходными.
[…]
…классификация товаров, идентичность товаров конкурентов не являются исключительными критериями при решении вопроса об использовании товарного знака в целях его правовой охраны».

То есть теперь, в случае приобретения оспариваемым товарным знаком определенной репутации, широкой известности у потребителей судам при разрешении требования о досрочном прекращении следует принимать во внимания однородность товаров для целей определения использования товарного знака.

Между тем, признаки, которым должен отвечать товарный знак, чтобы к нему можно было применить критерий однородности при досрочном прекращении ни в указанном Определении верховного суда, ни в последующих делах не были определены судами (дело №А40-4199/2016, дело №СИП-119/2016, дело №СИП-124/2016).

В деле №СИП-186/2016, где суд признал товарные знаки ЗАО «Микояновский мясокомбинат» широко известными, были применены критерии, изложенные в Правилах признания товарного знака общеизвестным в Российской Федерации (утв. приказом Роспатента от 17.03.2000г. № 38), соответствие товарных знаков ЗАО «Микояновский мясокомбинат» критериям общеизвестности вместе с тем остаются предметом спора.

То есть широко известный товарный знак был приравнен судом к общеизвестному товарному знаку, что в целом не противоречит подходу сложившемуся, к примеру, в Европейском союзе (например, Руководство Европейского патентного ведомства по экспертизе товарного знака Европейского союза в Части С «Оппозиция», (2) разделе 5 «Широко известные товарные знаки»).

В связи с вышеизложенным, лицам, планирующим обратиться с требованием о досрочном прекращении товарных знаков рекомендуется оценить оспариваемый товарный знак на известность среди потребителей.

В течение любых трёх лет после его государственной регистрации.

Определенное время фраза «любых трех лет» вводила заявителей в заблуждение и некоторые из них полагали, что неиспользованием следует считать любые три года за весь период действия товарного знака. Этому также способствовало Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации, Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26 марта 2009 г. №5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации».

В п. 2.4 указанного Постановления установлено, что суды должны исходить из трехлетнего срока такого неиспользования вне зависимости от даты подачи заявки на товарный знак.

Между тем, как ясно следует из нормы ст. 1486 ГК РФ товарный знак может быть досрочно прекращен по истечении трех лет после государственной регистрации при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.

Таким образом, указанный трехлетний период отсчитывается с момента подачи заявления о досрочном прекращении, к примеру - Решение Суда по интеллектуальным правам от 10.02.2017г. по делу №СИП-759/2016:

«С учетом даты подачи заявления о досрочном прекращении действия правовой охраны товарного знака (07.12.2016) период времени, в течение которого правообладателем должно быть доказано использование товарного знака по свидетельству Российской Федерации №467258, исчисляется с 07.12.2013 по 06.12.2016 включительно».

Правообладатель в свою очередь должен представить доказательства, что в указный период им использовался спорный товарный знак.

Может быть подано заинтересованным лицом

В соответствии с п. 42 Обзора Истец по делу о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с неиспользованием должен доказать свою заинтересованность в прекращении правовой охраны спорного товарного знака, при этом для такого использования применяется критерий однородности.

На практике заявители сталкиваются с проблемой доказывания заинтересованности.

В первую очередь следует обратить внимание на Информационное письмо Роспатента от 20.05.2009 №3 «Об определении заинтересованности лица, подавшего заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием», из важных выводов следует указать следующие:

1. Заинтересованным лицом может признаваться только лицо, способное быть субъектом права на товарный знак;
2. Факт подачи заявки на государственную регистрацию тождественного или сходного до степени смешения товарного знака также сам по себе не может свидетельствовать о заинтересованности лица;
3. К лицам, имеющим законный интерес в прекращении правовой охраны неиспользуемого товарного знака, можно отнести лиц, являющихся производителями товаров (работ, услуг), в отношении которых (или однородных им) подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, и имеющих намерение реального использования в гражданском обороте этого товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения для индивидуализации своих товаров, работ и услуг.

Указанные критерии наличия заинтересованности были определены правовыми позициями Высшего Арбитражного суда РФ в Постановлениях Президиума № 10268/02 от 24.12.2002г.; №2979/06 от 18.07.2006г.; № 5793/13 от 17.09.2013г.

Согласно п. 5 «Справки по результатам обобщения судебной практики по рассмотрению споров о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием» (далее - «Справка»), утвержденной Президиумом Суда по интеллектуальным правам №СП-23/20 спор между заявителем и правообладателем может служить основанием признания заявителя заинтересованным лицом - «заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака может быть обусловлена необходимостью защиты от предъявления требований со стороны правообладателя, его не использующего».

Помимо этого из позиций высказанных Судом по интеллектуальным правам следует, что:

1. при установлении заинтересованности истца в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака оценке подлежат, помимо прочего, сходство оспариваемого товарного знака с обозначением, которое истец намерен использовать для индивидуализации своих товаров/услуг (Решение Суда по интеллектуальным правам от 09.02.2017г. по делу №СИП-377/2016);
2. лицо, подающее заявление о прекращении правовой охраны товарного знака, должно быть заинтересованным лицом на момент подачи такого заявления (Решение Суда по интеллектуальным правам от 31.01.2017г. по делу №СИП-638/2016);
3. заинтересованность может состоять также в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака ответчика, приводящего к «размытию» товарных знаков истца (Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 23.01.2017г. «С01-1177/2016 по делу «СИП-235/2016);

Последствия прекращения

Согласно п. 39 Обзора досрочное прекращение правовой охраны товарного знака в связи с неиспользованием означает прекращение исключительного права на товарный знак на будущее время (п. 4 ст. 1486 ГК РФ), поэтому требования правообладателя о защите исключительного права, предъявленные до прекращения правовой охраны товарного знака, подлежат удовлетворению.

Также в п. 62 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации, Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26 марта 2009 г. №5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» закреплено, что суд вправе отказать лицу в защите его права на товарный знак на основании ст. 10 ГК РФ, если по материалам дела, исходя из конкретных фактических обстоятельств, действия по государственной регистрации соответствующего товарного знака могут быть квалифицированы как злоупотребление правом.

Как видно из законодательства, разъяснений вышестоящих судов и практики Суда по интеллектуальным правам за последнее время процедура досрочного прекращения хоть существенно не изменилась, но получила значительное развитие и была уточнена в отдельных аспектах, что требует от заявителей особой тщательности при подготовке заявлений о досрочном прекращении.

Владелец товарного знака получает право использовать его по своему усмотрению и распоряжаться им после того, как проведена соответствующая процедура регистрации. Для этого сначала проводится проверка, которая покажет, не существует ли похожего зарегистрированного знака, затем подаются документы в специальный орган – Роспатент. При этом обязательно стоит учитывать тот факт, что регистрация права на товарный знак всегда носит сугубо территориальный характер. Это означает, что индивидуальные предприниматели или же юридические лица имеют права на соответствующую охрану товарного знака исключительно в той стране, регистрационные органы которой выдали им свидетельство о регистрации.

Правообладатель контролирует использование знака обслуживания при оказании услуг, выполнении работ. Он имеет право отслеживать проставление знака на документации, которая связана непосредственно с введением в гражданский оборот данных товаров или же услуг.

Владелец товарного знака может использовать его в разнообразных предложениях, касающихся продажи товаров, при оказании услуг, а также выполнении работ (в случае со знаком обслуживания), в рекламе, на вывеске, в объявлениях и т.д., в интернете. Примером применения товарного знака во всемирной сети может использование его в доменном имени или иных способах адресации.

Есть те случаи, которые не подлежат какому-либо контролю со стороны владельца прав на знак. Это, к примеру, упоминание товарного знака в нерекламных целях, использование его в любых личных целях, а также на различных товарах, которые правообладатель ввёл в оборот самостоятельно или же которые были введены с его согласия. Приведём пример: контроль над использованием товарного знака не распространяется на применение его при пользовании купленным данной фирмой или ИП товаром с ТЗ или его последующей перепродаже. Вне контроля правообладателя оказывается использование знака иного рода, которое не является связанным с введением в гражданский оборот услуг или товаров.

Регулирование действий с товарным знаком происходит с опорой на соответствующие статьи закона – см. Глава 76 Гражданского кодекса РФ . Срок действия прав на знак – 10 лет. По его окончанию может осуществляться пролонгация на следующие 10 лет, количество пролонгаций не ограничено. Большинство стран, включая Россию, условием защиты прав на бренд ставит регистрацию товарного знака, но это не единственно возможный способ охраны. В ряде стран распространенность бренда при обращениях к законам о недобросовестной конкуренции играет столь же важную роль, как и регистрация.

ГК РФ, требовало досрочно прекратить действие товарного знака «ДАНИЛОВСКОЕ» для товаров 32-го класса Международной классификации товаров и услуг, принадлежащего ООО «Торговый дом «ВИННИКОФФ», мотивируя это тем, что ответчик знак не использует, а представленный ответчиком договор о производстве продукции под контролем правообладателя, заключенный с ООО «Пивоварня Новорижская», не зарегистрирован в Роспатенте, в связи с чем не может подтверждать факт использования спорного товарного знака (дело № С01-319/2017).

Президиум Суда по интеллектуальным правам указал на ошибочность довода о том, что договор о производстве продукции под контролем правообладателя, который не прошел государственную регистрацию, не может подтверждать факт использования спорного товарного знака.

Для целей применения положений статьи 1486 ГК РФ учитывается не любое использование товарного знака правообладателем, а лишь совершение действий, предусмотренных пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ, непосредственно связанных с введением товара в гражданский оборот. При этом законодатель не установил закрытого перечня средств доказывания использования товарного знака правообладателем.

Материалами дела подтверждается, что суд первой инстанции при оценке доказательств реального использования спорного товарного знака установил совокупность обстоятельств, подтверждающих введение в гражданский оборот продукции, маркированной таким обозначением.

Как установлено судом первой инстанции, между обществом «ТД «ВИННИКОФФ» и обществом «Пивоварня Новорижская» 02.04.2015 заключен договор о производстве продукции под контролем правообладателя, согласно которому общество «Пивоварня Новорижская» под контролем правообладателя обязуется производить продукцию (пиво) под товарными знаками «ДАНИЛОВСКОЕ» (свидетельство Российской Федерации № 422555) и «VARKA» (свидетельство Российской Федерации № 455049) и реализовывать указанную продукцию, а общество «ТД «ВИННИКОФФ» обязуется осуществлять контроль качества производимой продукции под указанными товарными знаками.

По мнению общества «Ресурс», данный договор подлежит государственной регистрации в силу положений статей 1232 и ГК РФ, при этом факт государственной регистрации является необходимым условием для признания этого договора надлежащим доказательством по настоящему делу.

При этом для целей применения положений пункта 2 статьи 1486 ГК РФ правовое значение имеет не формальное соблюдение требований к оформлению отношений участников гражданского оборота, которое в данном случае определяет наступление или ненаступление определенных правовых последствий лишь для участников этих отношений, а наличие в гражданском обороте товаров, маркированных спорным товарным знаком, на законном основании, то есть по воле правообладателя (пункт 3 статьи 1484 ГК РФ).

При установлении факта использования товарного знака другим лицом под контролем правообладателя суд оценивает все представленные доказательства в их совокупности и по результатам оценки определяет, осуществлялось ли использование товарного знака по воле правообладателя, независимо от наличия или отсутствия пороков выражения этой воли (постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 01.04.2014 № С01-148/2014 по делу № СИП-110/2013). Таким образом, вопреки утверждению общества «Ресурс», признание факта использования товарного знака под контролем правообладателя применительно к положениям пункта 2 статьи 1486 ГК РФ не ставится в зависимость от наличия государственной регистрации предоставления права на использование товарного знака или соответствующего договора.

Следует отметить, что подобная позиция не нова, суды и Роспатент и ранее всегда не ставили доказывание факта использования товарного знака в зависимость от регистрации лицензионного договора (см., например, Определение ВАС РФ от 18 апреля 2012 г. N ВАС-4005/12; решение Палаты по патентным спорам по товарным знакам "RAZGULAY" по свидетельству N 148732/1 и "РАЗГУЛЯЙ" по свидетельству N 148731/1.)

1. Какое использование товарного знака признается использованием товарного знака другим лицом под контролем правообладателя для целей статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ, Кодекс)?

Согласно пункту 2 статьи 19 Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС/TRIPS) (заключено в г. Марракеше 15.04.1994, вступило в силу для Российской Федерации 22.08.2012 (далее - Соглашение ТРИПС)) использование товарного знака другим лицом под контролем владельца знака признается для целей сохранения в силе регистрации использованием товарного знака.

Как отмечено в пункте 1 статьи 1 Соглашения ТРИПС, члены Всемирной торговой организации могут, но не обязаны, предоставлять в своих национальных законах более широкую охрану, чем требуется по названному Соглашению при условии, что такая охрана не противоречит положениям этого Соглашения.

Соответственно, более широкий объем охраны предусмотрен пунктом 2 статьи 1486 Кодекса, согласно которому использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 Кодекса, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя.

Таким образом, ГК РФ разделяет случаи использования товарного знака самим правообладателем (в том числе ставшим таковым на основании договора об отчуждении исключительного права), лицензиатом по лицензионному договору, другим лицом под контролем правообладателя. По смыслу пункта 2 статьи 1486 ГК РФ использование товарного знака лицом под контролем правообладателя - это использование такого знака при отсутствии заключенного между правообладателем и лицом, фактически использующим товарный знак, лицензионного договора.

При этом под использованием товарного знака под контролем правообладателя понимается использование товарного знака по воле правообладателя.

По общему правилу, воля правообладателя на использование товарного знака третьим лицом может быть выражена в договоре с этим третьим лицом; такими договорами могут быть: договор коммерческой концессии (глава 54 Кодекса), договор простого товарищества (глава 55 Кодекса), договор подряда (глава 37 Кодекса), договор возмездного оказания услуг (глава 38 Кодекса), предварительный договор (статья 429 Кодекса), в том числе лицензионный, и др.

Вместе с тем воля правообладателя может быть установлена и при отсутствии прямого указания в договоре с третьим лицом о согласии на использование товарного знака, в том числе в случаях, указанных в ответе на настоящей Справки.

Для целей пункта 2 статьи 1486 ГК РФ одной воли правообладателя на использование товарного знака третьим лицом недостаточно. Должно быть доказано фактическое использование товарного знака третьим лицом в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не меняющим существа товарного знака и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.

2. Какие случаи могут быть признаны использованием товарного знака другим лицом под контролем правообладателя, в том числе использованием, не оформленным договором?

В судебной практике президиума Суда по интеллектуальным правам выявлены следующие подходы.

1. При установлении факта использования товарного знака другим лицом под контролем правообладателя суд оценивает все представленные доказательства в их совокупности и по результатам оценки определяет, осуществлялось ли использование товарного знака по воле правообладателя, независимо от наличия или отсутствия пороков выражения этой воли (постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 01.04.2014 № С01-148/2014 по делу № СИП-110/2013).

При этом использование товарного знака другим лицом осуществляется по воле правообладателя в том числе в случае признания несостоявшимся предоставления права использования товарного знака из-за отсутствия государственной регистрации такого предоставления, а также в случае признания недействительным или незаключенным договора, содержащего условие о предоставлении права использования товарного знака.

2. По договору подряда или возмездного оказания услуг (главы 37, 38 ГК РФ), предметом которого является изготовление товара с нанесением на него товарного знака заказчика и (или) распространение такого товара (оказание услуг с использованием знака обслуживания), использование товарного знака другим лицом осуществляется по поручению правообладателя и в его интересах, то есть по его воле, что соответствует пункту 2 статьи 1486 ГК РФ (постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 02.10.2014 № С01-855/2014 по делу № СИП-198/2014).

3. Наличие между правообладателем и другим лицом, использующим товарный знак, корпоративных отношений, в том числе внутри холдинга или иной группы лиц (статья 9 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»), предполагает использование товарного знака другим лицом под контролем правообладателя как на основании преобладающего участия в другом лице, так и при наличии организационно-правового взаимодействия, основанного на положениях учредительных документов или условиях договора (например, исполнение другим лицом, использующим товарный знак, функций единоличного исполнительного органа правообладателя или исполнение правообладателем функций единоличного исполнительного органа другого лица, использующего товарный знак), предоставляющих возможность предполагать наличие воли правообладателя на использование товарного знака другим лицом. При наличии таких отношений, как правило, не требуется специальных правовых актов внутри холдинга или группы лиц (специальное решение какого-либо органа, например общего собрания, совета директоров, исполнительного органа и т.д.), оформляющих согласие правообладателя на использование товарного знака другим лицом (постановления президиума Суда по интеллектуальным правам от 02.04.2014 № С01-184/2014 по делу № СИП-247/2013, от 20.05.2014 № С01-185/2014 по делу № СИП-56/2013, от 10.11.2014 № С01-943/2014 по делу № СИП-305/2014).

4. В случае импорта оригинального товара и его дальнейшей реализации воля правообладателя на использование товарного знака конкретным лицом может следовать, в частности, из документов, подтверждающих обращение правообладателя в таможенный орган для внесения товарного знака в таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности с определением уполномоченных импортеров, в число которых входит конкретное лицо, фактически использующее товарный знак на территории Российской Федерации (постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 27.06.2014 № С01-330/2014 по делу № СИП-193/2013).

5. Администрирование доменного имени не правообладателем спорного товарного знака, а другим лицом, а также использование другим лицом товарного знака правообладателя в сети Интернет для распространения товара могут быть признаны использованием товарного знака под контролем правообладателя для целей статьи 1486 ГК РФ при наличии согласия последнего, которое может подтверждаться в том числе наличием корпоративных отношений ( ответа на вопрос 2 настоящей Справки) (постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 22.01.2014 № С01-383/2013 по делу № СИП-4/2013).

6. Для целей статьи 1486 ГК РФ признается использование другим лицом товарного знака под контролем правообладателя по договору простого товарищества (статья 1041 ГК РФ), если исключительное право на товарный знак является вкладом правообладателя в общее имущество товарищей (постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 29.10.2014 № С01-596/2014 по делу № СИП-19/2014).

Обзор документа

Использование под контролем правообладателя - это использование товарного знака по воле правообладателя при отсутствии лицензионного договора между ним и фактическим пользователем.

Воля правообладателя на подобное использование может быть выражена в договоре с третьим лицом, а также может быть установлена и при отсутствии прямого указания в договоре с третьим лицом о согласии на использование товарного знака.

Одной воли правообладателя недостаточно. Необходимо доказать фактическое использование товарного знака третьим лицом, кроме случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не меняющим его существа и не ограничивающим предоставленную ему охрану.

Также дается ответ на вопрос о том, какие случаи признаются использованием товарного знака другим лицом под контролем правообладателя (на основе примеров из практики Президиума Суда по интеллектуальным правам).

В частности, по договору подряда или возмездного оказания услуг, предметом которого является изготовление товара с нанесением на него товарного знака заказчика и (или) распространение такого товара (оказание услуг с использованием знака обслуживания), использование товарного знака другим лицом осуществляется по поручению правообладателя и в его интересах, т. е. по его воле.

Наличие между правообладателем и другим лицом корпоративных отношений, в т. ч. внутри холдинга или иной группы лиц, предполагает использование товарного знака другим лицом под контролем правообладателя как на основании преобладающего участия в другом лице, так и при наличии организационно-правового взаимодействия, основанного на учредительных документах или условиях договора. При этом, как правило, не требуется специальных правовых актов внутри холдинга или группы лиц, оформляющих согласие правообладателя на использование товарного знака другим лицом.

Использование товарного знака другим лицом под контролем правообладателя имеет место и в случаях, когда соответствующее исключительное право является вкладом правообладателя в общее имущество товарищей (договор простого товарищества).